专利审查中“法不溯及既往”原则的运用

专利审查中“法不溯及既往”原则的运用

在专利审查中，是否应当依据“法不溯及既往”原则适用专利申请日施行的法律规定一直存在争议。由北京市高级人民法院（下称北京高院）作出终审判决的一发明专利申请驳回复审案对该问题给出了明确的解答，对专利审查实务操作具有直接的指导意义。

本案由中国国际贸易促进委员会专利商标事务所代理，并入选2014年度北京市法院知识产权司法保护十大创新性案例，在业内产生较大影响。本案的争议焦点在于，针对本案专利申请的审查应当适用现行《专利法》、《专利法实施细则》、《审查指南》还是涉案申请提交时所施行的相应法律规定。

与专利有关的法律规定修订较为频繁。《专利法》自1984年制定以来于1992年、2000年和2008年进行了三次修改，《专利法实施细则》自1985年制定后于1992年、2001年和2010年进行了三次相应修订，而《审查指南》在1993年版之后也经历2001年、2006年及2010年三次较大规模的修订。

发明专利申请自提交申请到授权为止的专利审批程序有时需历经数年，在授权后的专利有效期内还可能发生有效性争议，因此发明专利在从申请日起15年或20年的生命周期中常常经历多次法律规定的修改，导致在实践中专利审批和无效程序的法律适用问题格外突出。

法律适用问题由《立法法》来调整，与专利有关的法律规定也不例外。《立法法》第84条（即2015年修订后的《立法法》第93条，下同）规定了法律、行政法规、规章不溯及既往的基本原则。换言之，无论在专利审批还是以后的无效程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）时施行的专利法及其实施细则、审查指南，而不是审批和无效程序时施行的法律规定。

然而，国家知识产权局对专利法及其实施细则、审查指南的过渡进行了与《立法法》“法不溯及既往”原则不同的规定。例如，国家知识产权局第78号公告规定，“2001年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除另有规定的以外，自2001年7月1日起也适用修改后的专利法及其实施细则的规定”。2006年版本审查指南的《施行修订后审查指南的过渡办法》规定，“2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除以下规定的事项之外，自2006年7月1日起也适用修订后的审查指南的规定”。依据这些规定以及1993和2001版审查指南已被国家知识产权局相关规定废止的事实，国家知识产权局和专利复审委员会通常认为，修订后的专利法及其实施细则、审查指南具有溯及力，适用于修订之前提交的专利申请。

针对此矛盾，依据上位法的效力高于下位法的基本原则，《立法法》的效力高于国家知识产权局的公告、局长令、规章（见《立法法》第79条，即2015年修订后的《立法法》第88条））。因此，与专利有关的法律规定的过渡应当适用《立法法》第84条，而不应当适用国家知识产权局的上述过渡办法。换言之，正确的适用规则应当是，修订后的专利法及其实施细则、审查指南不具有溯及力。

在本案中，北京高院首次确认了与专利有关的法律规定不溯及既往的基本原则，并在本案判决中指出，鉴于涉案申请的申请日是1999年、最早优先权日是1998年，依据法不溯及既往的原则，其审查应当适用1992年修订的专利法及其实施细则的规定以及与之相配套的《审查指南》，即1993版《审查指南》。

鉴于2001年及以后版本审查指南的较大改动，北京高院对本案专利申请人主张的审查指南不溯及既往的确认对于以后专利申请的授权和确权将产生较大影响，对专利审查实务操作具有现实指导意义。

例如，在本案中，2001年及以后版本的审查指南对专利法第26条第3款的解释发生了重要变化，与1993版《审查指南》相比要求更高，本案依据法不溯及既往的原则适用1993版《审查指南》对申请人更为有利，而适用2001年及以后《审查指南》则将损害专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖。“法不溯及既往”法律适用原则的成功运用改变了本案的走向。

因此，在专利申请的授权和确权程序中，正确的法律适用是正确审查专利申请及专利代理人依法维护专利申请人权利的重要因素之一。