侵权诉讼中方法特征对产品权利要求的限定作用

侵权诉讼中方法特征对产品权利要求的限定作用

兼评日本最高法院TEVA制药工业有限公司专利侵权案

包含方法特征的产品权利要求是指在该产品权利要求中包含了该产品的制备方法，也即Product by Process权利要求。关于产品权利要求中的方法特征对该产品权利要求的保护范围的限定作用，各国有不同的实践。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）第十三条规定，对于产品权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。这一规定符合权利要求解释中的“全部技术特征原则（all elements rule）”，并且也与我国一些法院例如北京市高级人民法院的观点一致。后者在其于2013年发布的《专利侵权判定指南》第19条规定，以方法特征限定的产品权利要求，方法特征对于专利权保护范围具有限定作用。

美国联邦巡回上诉法院在Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)案中认定，即使要求保护的产品的结构是未知的、并且只能依靠制备方法来限定产品时，也不能够将其作为例外而不考虑制备方法的限定作用。

因此，不论在美国还是中国，上述规定或者司法实践都直接导致了方法特征对产品权利要求的限定作用在侵权诉讼中和在授权/确权程序中有所区别。例如，我国《专利审查指南2010》第二部分第二章中规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

关于产品权利要求中方法特征的解释或者限定作用，日本最高法院在2015年6月作出的两个判决中通过“产品相同理论”确立了与中美两国不同的司法实践。根据该“产品相同理论”，包含方法特征的产品权利要求的保护范围涵盖任何与之具有相同结构的产品，并不局限于通过权利要求中限定的方法制备的产品。但是，日本最高法院同时提高了对包含方法特征的产品权利要求的“清楚”要求，从而使得这种包含方法特征的产品权利要求事实上很难获得授权或者维持有效。

在该上述两案中，Teva制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.）基于其包含方法特征的产品权利要求分别向协和发酵麒麟有限公司（Kyowa Hakko Kirin Co, Ltd.）和另一日本公司（Tori Co. Ltd.） 主张专利侵权（案号分别为：平成24年（受）第1204号和第2658号）。在日本知识产权高等法院做出的判决当中，法院认为对于包含方法特征的产品权利要求应当区别对待：1）在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品的包含方法特征的产品权利要求，和2）不存在第1）点中所述情形的包含方法特征的产品权利要求。如无证据，将假设包含方法特征的产品权利要求属于第2）种情形，权利要求的保护范围将受到其中的方法特征的限制。而在第1）种情形下，包含方法特征的产品权利要求将不受其中的方法特征的限制，即只要产品相同，即构成侵权。因为Teva案不属于上述第1）种情形，被告药品的制备方法与涉案专利限定的制备方法不同，所以侵权不成立。

日本最高法院在其2015年的判决中推翻了日本知识产权高等法院的判决，并指示其重新审理专利的保护范围以及是否满足“清楚”要求。

根据日本最高法院的意见：

1）对于产品发明来说，即使在权利要求中限定了产品的制备方法，发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品，即适用“产品相同理论”；

2）对于产品权利要求中的方法特征，就相应的产品结构或者特性而言，其通常是不清楚的；

3）如果制备产品的方法包含在了产品权利要求中，只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候，该权利要求的表述才可能满足“清楚”要求。

日本最高法院的上述判决在为权利人打开一扇窗的同时却关上了整个大门。在排除了所谓“制备方法限制理论”从而使得包含方法特征的产品权利要求涵盖任何与之具有相同结构或特性的产品而不考虑产品的制备方法的同时，日本最高法院对此类权利要求提出了更严格的“清楚”要求。同时，其根据“产品相同理论”来评价专利性也会使得包含方法特征的产品权利要求的获权和有效性成为一个巨大挑战。