新版《专利审查指南》明晰药品专利补充实验数据规则

                                   新版《专利审查指南》明晰药品专利补充实验数据规则

在之前的文章中，我们关注了国家知识产权于2020年公布的《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》对于补充实验数据审查的修改情况（点击此处查阅文章）。在广泛征集意见的基础上，《专利审查指南》中对于该部分的修改现已尘埃落定（国家知识产权局第391号公告），修改后的审查指南于2021年1月15日起施行。

 

与修改草案相比，修改后的审查指南对于药品专利补充实验数据的审查原则作了更明晰的规定，对于补充实验数据的审查示例1亦有所调整：

 

作为审查原则，专利审查指南规定：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。即，修改后的审查指南中进一步明确了该审查原则对于专利法第二十二条第三款和第二十六条第三款均适用。

 

对于示例1，专利审查指南中将表述“为证明说明书充分公开，申请人补交了化合物A的降血压效果数据，同时提供了结构接近的化合物具有降血压作用的现有技术证据”修改为“为证明说明书充分公开，申请人补交了化合物A的降血压效果数据”，删除了有关现有技术证据的内容。

 

但审查实践中，对于如何判定所证明的技术效果是否能够从专利申请公开的内容中得到，什么样的补充实验数据可以接受，以及是否考虑现有技术证据中的相关内容等，专利审查指南的规定在操作层面并不明悉。本文旨在通过几个采信补充数据的最新判例，来探讨审查实践中对于药品专利补充实验数据的审查尺度，供大家在实际操作中参考。

 

 

案例一：第47428号无效决定

 

 

 本案在充分公开和创造性审查中均涉及对补充实验数据的认定。在涉案专利没有记载用于验证其用途或效果的实验数据，引证的背景技术文献中亦没有明确记载的情况下，我们来看一下无效决定是如何认定技术效果的。

 

案件情况说明

 

涉案专利要求保护一种具体化合物——恩格列净的一种晶型，恩格列净临床用于治疗糖尿病。

 

恩格列净

 

说明书记载情况

 

涉案专利说明书中记载，发明涉及该晶型在制备用于抑制钠-依赖葡萄糖协同转运蛋白SGLT-2的药物组合物中的用途，但仅记载了表征晶型的参数，未公开关于技术效果的任何实验以及相关数据。

 

引证文献记载情况

 

该晶型对应的化合物记载于本专利引证的现有技术中文献中（非本专利的现有技术）。该文献记载，“本发明目的是要找出新的吡喃糖基取代的苯衍生物，特别是对钠依赖葡萄糖协同转运蛋白SGLT，特别是SGLT2具有活性”；以及“根据本发明的通式I化合物具有低于1000nM、优选低于200nM的EC₅₀，最优选具有低于50nM的EC₅₀”。除此之外，该文献中未给出任何针对具体化合物活性的实验数据，当然也没有公开本专利要求保护的晶体的对应化合物的活性数据。

 

现有技术记载情况

 

该案证据1中公开了具有SGLT-2抑制活性的通式化合物及具体的实施例化合物，化合物结构式与恩格列净结构相近，区别仅在于对应四氢呋喃基团部分的取代基不同，但可以有多种选择，如氢、羟基、O芳基、OCH₂芳基、烷基、环烷基、含有1-4个为N、O、S、SO和/或SO₂杂原子的5、6或7元杂环等。根据证据1的教导，这类式I的化合物整体均具有SGLT-2的抑制活性。

 

无效决定认定

 

基于以上事实，无效决定认定：虽然说明书在技术效果方面没有公开该晶体的药物活性效果以及晶体本身的稳定性等效果，但是在阅读本专利的说明书后，本领域技术人员结合其引用的背景技术文献以及现有技术披露的技术信息，能够预期本专利要求保护的晶体中的化合物本身具有可预期的一般性的SGLT-2抑制活性，以及具有如证据1所披露的治疗糖尿病的用途；而对于晶型本身，本领域技术人员根据普通技术知识，能够预期该晶体具有通常的晶体稳定性。进而认定涉案专利满足充分公开的规定。

 

但本领域技术人员仅能够意识到本专利的晶体对应的化合物具有一般的SGLT-2的抑制活性，而不会确信其具有超出现有技术常规水平的SGLT-2抑制活性，更不会确信其在具有显著的SGLT-2抑制活性的基础上不具有SGLT-1的抑制活性这种预料不到的技术效果。进而在技术方案显而易见的基础上，认定涉案专利不具备创造性。

 

 

案例二：第47087号无效决定

 

本案涉及在创造性判定中对于补充实验数据如何考量的问题。对于某些技术效果，涉案专利说明书中仅有文字记载，但无效决定依然采信了补充的实验数据。

 

案件情况说明

 

卡利拉嗪是一种抗精神病药物，涉案专利要求保护卡利拉嗪单盐酸盐无水物I型晶型。

 

 

卡利拉嗪

 

说明书记载情况

 

涉案专利说明书中记载，由于本发明盐的优异的稳定性、可分离性和纯度性质，他们对于药物用途而言具有很高的价值。特备优选盐酸盐，因为其可以最高收率和最高纯度被制得。说明书记载了6个实施例，分别涉及卡利拉嗪的甲磺酸盐（收率84%）、马来酸盐（收率82%，熔点173-177℃）、但氢溴酸盐（收率85%）、二盐酸盐（收率85%）和单盐酸盐（收率94-95%，熔点221-224℃），并采用TG、DSC、FT-IR、FT-Raman和PXRD对单盐酸盐进行了分析，表明其为无水的I型晶型，具有高达200℃的热稳定性和在220℃以上熔融。

 

补充数据情况

 

无效程序中，专利权人补充提交了实验数据，对比了各实施例所制得产品的纯度，以单盐酸盐的纯度为最高，且最大特征杂质的含量明显较低。

 

无效决定认定

 

无效决定认为，专利权人在申请日后根据审查需要补充相应实验数据来证明卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型具有较高纯度可以被纳入考虑，因为卡利拉嗪单盐酸盐具有较高的纯度是本领域技术人员由本专利说明书记载的内容可以得到的技术效果。本领域技术人员根据说明书的记载能够认识到，单盐酸盐相比其他盐具有较高的纯度是专利权人在申请日前已经关注且应该已经进行了研究的技术效果。实验数据表明，单盐酸盐相比其他盐型在总杂质含量和最大特征杂质含量上均明显更低，卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型相比其他盐型明显高的纯度是本领域技术人员无法预料的。证据1列举了可以形成酸加成盐的多种酸，本领域技术人员由证据1能够预期到的是，这些酸与卡利拉嗪形成的盐在性能和技术效果上基本相同，无法预期到单盐酸盐的I型晶型具有相比其他盐型明显高的纯度。由此认定涉案专利取得了预料不到的技术效果进而被认定为具备创造性。

 

 

案例三：（2018）京73行初2626号

 

 

本案同样涉及在创造性判定中对于补充实验数据如何考量的问题。本案特点在于，记载效果的文献公开于本申请的申请日后，因而并非本申请的现有技术，但该文献本身足以证明申请人在申请日前已通过实验验证了该效果，且本领域技术人员在本申请公开时能够确认该效果。

 

案件情况说明

 

涉案专利申请要求保护(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-氯-3-(4-(2-环丙氧基乙氧基)苄基)苯基)-6-(羟基甲基)四氢-2H-吡喃-3,4,5-三醇·双(L-脯氨酸)复合物的一种晶体形式，其母体化合物为一种治疗糖尿病的药物。

EGT1442

 

说明书记载情况

 

说明书中提供了该晶体的制备方法，并通过X-射线粉末衍射和DSC进行了分析。但对于该晶体的技术效果，说明书中仅记载：“本发明提供用于制备可容易地转化为对钠依赖性葡萄糖共转运体SGLT、优选SGLT2具有抑制作用的化合物的中间体复合物的方法。在某些情况下，该复合物本身具有作为SGLT2抑制剂的活性。……由于本发明的化合物抑制SGLT的能力，因此其适于治疗和/或预防受SGLT活性、特别是SGLT2活性抑制影响的任何和所有病症和疾病”。对于所描述的这些用途或效果，说明书中没有提供任何具体的试验来加以证明。

 

补充数据情况

 

复审过程中，申请人提交了一篇在先申请，即附件1（本申请的申请日后公开，并非本申请的现有技术），其申请人亦为本案原告，该专利申请与本申请的关系在于，该申请中的化合物BQ即为本申请复合物的母药化合物，本案所争议的SGLT2抑制作用即来源于该母体化合物。附件1表2中BQ的数据显示其为有效的SGLT抑制剂，对SGLT2具有选择性抑制作用，IC50＜1μm。

 

一审判决认定

 

一审判决认为，虽然附件1并非本申请的现有技术，但因附件1的申请人亦为原告，且其申请日早于本申请，故该证据可以证明原告在本申请的申请日之前已通过实验验证了本申请化合物的SGLT2抑制效果，而因本申请SGLT2抑制效果来源于其化合物，晶体形式的改变并不会导致其SGLT2抑制效果的改变，故该证据可以证明本申请中所记载的SGLT抑制效果并非断言。此外，因附件1的公开日亦早于本申请的公开日，公众在获知本申请时已可获得附件1，并确认本申请的化合物具有SGLT2抑制效果，故接受附件1中的实验数据并不会对公众利益造成损害。

 

基于上述分析，因原告在本申请的申请日前已通过实验验证了其化合物的SGLT2抑制效果，且公众在本申请公开时亦能确认该技术效果，对附件1予以采信不会损害公众利益，亦不会使原告获得超出其技术贡献的保护，因此，在创造性判断中对于附件1所证明的SGLT2抑制效果应予考虑。

 

 

结论

 

上述案例均涉及通过补充实验数据来证实技术效果的情形，可采信的实验数据涉及各种情形，可以是申请日前的数据，可以是申请日后的数据，也可以是申请日前完成而在申请日后公开的数据，但待证效果必须是申请文件说明书中明确记载的技术效果，且对于技术效果只能证明到说明书中记载的程度。

 

另外，对补充实验数据的采信不应违反专利制度的两个基本原则，即先申请原则和公开换保护原则，不能损害公众的利益，这也是《专利审查指南》规定的对于补充实验数据的审查原则的体现。