中美欧创造性判断之比较与思考

中美欧创造性判断之比较与思考

摘 要: 本文通过对中美欧专利法规中有关创造性的规定以及判断创造性的方法进行比较，引发对于中国专利审查实践中对创造性判断的一些思考。本文详细地分析了美国的TSM（teaching-suggestion-motivation）准则，欧洲“技术问题-技术方案法”和中国的三步法的区别，以及每种判断方法的利弊。此外，本文还讨论了具有中国特色的“显著的进步”的必要性问题。
关键词：创造性、显而易见性、启示

Abstract: This thesis compares Articles and provisions on inventiveness as well as the process for determining inventiveness in China, US, and Europe, which brings discussion on inventiveness determination in Chinese patent examination practice. This thesis will analyze in detail the difference between “teaching-suggestion-motivation” rule in US, “technical problem-technical solution” in Europe, and three-step process in china, and pros and cons of each determination process. Moreover, the thesis also discusses whether the China-specific “prominent progress” is necessary.
Key words: Inventive, obvious, inspiration

    创造性判断是专利审查中重要的一个步骤，也是最容易出现争议的部分。本文对中美欧专利法规中有关创造性的规定、以及关于创造性审查实践进行比较，从而引发对中国专利审查实践中对创造性判断的一些思考。

一、美国专利法
    美国专利法对创造性的规定如下（35 USC 103）：“一项发明，如果虽然没有如本法102条所规定的被披露或者被描述，但是在请求专利保护的主题和现有技术之间的差别使得该主题作为一个整体在该发明作出时对于该主题所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，则不能获得专利权。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。”[1]

    对于非显而易见性的判断，美国目前采用的是按照联邦最高法院案例GRAHAM V. JOHN DEERE CO., 383 U. S. 1 (1966)中提出的分析步骤：
    （1）确定现有技术的范围和内容；

    （2）确定发明与现有技术范围之间的区别；

    （3）考察相关领域普通技术人员的水平；

    （4）考虑申请中呈现的表明显而易见性和非显而易见性的客观证据。

    这样的证据，有时被称作“次要因素”，可以包括：商业成功、长期存在但未解决的需要、其它人的失败、以及未预料的结果。

    在进行了这三个分析步骤之后，审查员可利用一定推理方式来判断该发明对于本领域普通技术人员是否具有显而易见性。

    最高法院提出的这三个分析步骤明确而具体，具有非常强的可操作性。但是，在创造性审查中最关键也是最容易产生分歧的步骤是如何根据分析的结果来进行创造性的判定，而在这一点上，最高法院并未给出明确的统一标准。

    美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在1982年通过判例确立了TSM（teaching-suggestion-motivation）准则，即“教导-启示-动机”准则。也就是说，现有技术中必须存在组合现有技术中的元素的启示或教导。TSM准则被认为能够防止“事后诸葛亮”。因为几乎所有的发明都是现有已知元素的某种组合，因此，TSM准则要求审查员表明存在将现有已知元素组合以形成该发明的某种启示或动机，从而认定该发明是显而易见的。自此，TSM准则为美国专利审查建立了统一标准。

    对TSM准则存在很多争议。许多人认为TSM准则是产生“垃圾专利”的罪魁祸首，因为很多过于简单的发明，在现有技术中并不能找到明确的“启示”，但这并不表明这些发明具有非显而易见性。

    2006年，美国联邦最高法院审理了对美国创造性标准产生了重要影响的KSR vs. Teleflex案。美国专利商标局于2007年6月发布了“结合KSR vs. Teleflex案基于35 USC 103确定显而易见性的审查指南（Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc）”，其中，提出了确定显而易见性的新标准。下面，将结合该指南简要介绍KSR案之后美国目前对于显而易见性的审查的新的趋势和方向。

    指南中这样写道：最高法院再次肯定了Graham v. John Deere Co案中所述的确定显而易见性的熟知方法，但声明联邦巡回法院错误地以过于僵硬和程式化的方式应用TSM。其错误具体在于：
    （1）认为法院和专利审查员只应关注专利权人希望解决的问题；

    （2）假定“试图解决该问题的本领域技术人员只会被引导到那些被设计解决相同问题的现有技术的元素”；

    （3）断定“不能仅通过表示元素的组合是“显而易见的尝试”来证明一项专利的显而易见性”；

    （4）过于强调法院和专利审查员“事后诸葛亮”的风险。[2]

    由此可见，Graham分析步骤和TSM并不是批判的对象。需要改进的只是应用TSM的方式。

    那么，在判断显而易见性时该如何应用TSM呢？

    根据该指南，显而易见性分析不应过分强调公开文献和所申请的发明中明确提出的内容。在许多领域中都几乎没有对于显而易见的技术或其组合的讨论，通常可能是由市场需求而不是科学文献来推动设计趋向。

    现有技术也不局限于所引用的对比文件，而是还应包括本领域普通技术人员的理解。现有技术对比文件（或对比文件的组合）不需要教导或隐含公开权利要求的所有特征，但审查员必须解释为什么现有技术与该发明之间的区别对于本领域普通技术人员是显而易见的。在确定显而易见性时，作出本发明的动机和发明人所解决的问题都不能起主导作用。恰当的分析是：在考虑了所有的事实之后确定本发明对于本领域技术人员是否显而易见。除所引用的对比文件以外的因素也可以作为判断显而易见性的基础。

    如果现有技术的检索和GRAHAM分析步骤表明，可以使用熟悉的TSM准则来确定具有显而易见性，则可以进行这样的确定。尽管最高法院在KSR案中告诫了TSM的应用过于僵化，但TSM仍然是用于确定显而易见性的有效方式之一。审查人员还应考虑以下列出的其它推理方式中的一项或多项是否支持显而易见性的判定：
    （1）按照已知方法组合现有技术元素以产生可预见的结果；

    （2）将一种已知元素简单替换成另一种以获得可预见的结果；

    （3）使用已知技术以相同方式改进类似装置（方法、产品）；

    （4）对容易改进的已知装置（方法、产品）应用已知技术以产生可预见的结果;

    （5）“显而易见的尝试”，以合理的成功预期从有限数量的识别出的可预见的方案中进行选择；

    （6） 在一个领域中的努力的已知工作可能促使其产生变化，该变化基于设计动机或市场动力应用于相同的领域或不同的领域，如果该变化对于本领域技术人员是可预见的；

    （7） 现有技术中的某种教导、启示或动机使得本领域技术人员修改现有技术对比文件或组合现有技术对比文件教导以实现该发明。[2]

二、欧洲专利法
    欧洲专利公约（EPC）第56条规定：如果一项发明关于现有技术对于本领域技术人员并非是显而易见的，则应被看作具备创造性步骤。这与美国基本相同。[3]

    根据欧洲审查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office，C-IV, 11）判断创造性的方法为“技术问题-技术方案法”，具体包括如下三个步骤：（1）确定“最接近的现有技术”；（2）确定要解决的“客观”技术问题；（3）从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑该发明对于本领域技术人员是否是显而易见的。[4]

    而在第三个步骤中，问题是现有技术作为整体是否存在教导，该教导将会（不只是可能，而是将会）使得本领域技术人员在面对客观技术问题时有动机结合该教导来修改或改变最接近的现有技术，由此实现落入权利要求的术语内的一些事物，由此实现本发明。

    换句话说，关键点并不是本领域技术人员是否有可能通过改变或修改最接近的现有技术来实现本发明，而是本领域技术人员在希望解决客观技术问题或期望一些改进或益处时，现有技术是否激励他这样做。即使是隐含的启示或隐含可辨的动机也足以表示本领域技术人员将要组合来自现有技术的元素。

    欧洲审查指南中写道：如果本领域技术人员有理由将相同公开文献的两个或更多部分彼此结合，那么这些部分的组合就是显而易见的。将现有技术文献与公知教科书或标准词典相组合也是显而易见的；这只是将一个或多个文献的教导与公知常识相组合的一种特殊情况。通常来讲，将其中之一含有对另一个文献的引用的两个文献相组合也是显而易见的。在确定是否可以借助其它方式（例如通过使用）将一个文献与公知的现有技术物品相组合时，也可应用相同的原理。

    尽管没有提及“启示”可以来自“市场需求”、“设计潮流”等，但根据欧洲审查指南中列举的情形，“启示”的来源更加广泛。不但可以来自现有技术文献，还可以来自教科书、词典、公知常识等。

三、与中国专利法的比较与思考
    美国专利法和欧洲专利法都是用“显而易见”这个词来定义创造性，而在我国专利法二十二条第三款规定:创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。[5]

    虽然表述不同，但中国审查指南中明确指出:发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。可见，在这一点上，中国与欧美并无区别。

    除此之外，中国专利法还规定了发明应同时具备“显著的进步”。既然美国和欧洲都没有要求“显著的进步”，那么将其作为“创造性”的必要条件是否有些多余呢？或者，这是否代表中国对创造性的要求更高呢？

    审查指南中对于“显著的进步”是这样解释的：发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。也就是说，一项发明，除了与现有技术相比非显而易见之外，还应产生有益的技术效果，这样才能被认定是具备创造性的。[6]

    从一般意义上来看，从一项发明的产生通常都伴有或多或少的有益技术效果，鲜有发明完全不具备任何有益的技术效果，而相反具有有害的技术效果。在某些情况下，一项发明所产生的效果并非技术性的，而是商业性的，那么这种情况可以基于专利法2条2款予以驳回，不会被归结为因不具备“有益的技术效果”而不具备创造性。

    从这个角度来看，法条中对于“显著的进步”的要求的确有画蛇添足之嫌。

    然而，在显而易见性判断中, “技术效果”的认定仍是极为重要的一步。

    在中国，在判断创造性时需要考虑发明所实现的技术效果。在应用三步法来判断创造性的过程中，“技术效果”与“技术问题”紧密相关。在中国的审查实践中，通常是先找到技术效果，再推断技术问题。当一项发明与现有技术相比，其区别技术特征所解决的问题与其在现有技术所解决的问题相同，并且其实现的技术效果与其在现有技术中实现的技术效果相同，那么可以认为现有技术中存在“技术启示”。可见，“有益的技术效果”是判断是否存在“启示”的标准，也就是说，“有益的技术效果”的认定是判断“显而易见性”的标准。

    在欧洲审查指南中，也有类似的规定。可见，欧洲专利法对于“技术效果”也是予以高度重视的。

    在美国，情况似乎不同。如上文中已经介绍过的，在美国，创造性的判断标准并不明确，最具可操作性的就是TSM准则。但是，TSM似乎只提及在现有技术中必须存在“启示”，而并没有给出如何判断现有技术中存在“启示”。在美国审查意见中关于创造性结论的论述通常直接指出“对比文件1教导了…”，而并没有解释为什么所教导的内容能够导致对比文件1和2的结合。尽管在美国，对于TSM准则有大量相关的解释和案例，但关注点一直在“启示”应该来自哪里，是应该明确记载在对比文件中还是可以来自商业需求、设计潮流等。而对于如何认定存在“启示”，并没有规定。

    笔者认为，美国对于是否存在“启示”更多取决于审查员的个人判断，虽然对于个案的判决具有灵活性，但容易造成专利审查的不客观。创造性的审查需要明确的原理和步骤，审查员需要进行的是事实的认定和依据原理的推理，而不是这样的主观判断。

    那么，如何能够客观地进行“有益的技术效果”的认定呢？对于“有益的技术效果”，审查指南中列出了若干情况：
    (1) 发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；

    (2) 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；

    (3) 发明代表某种新技术发展趋势；

    (4) 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。[6]

    欧洲审查指南中“有益的技术效果”同样有类似的规定。

    基于以上四种情况，基本能够判定一项发明相对于现有技术是否产生了有益的技术效果。但是，仔细研究上述这四种情况就能发现，技术效果的判定并不是孤立的，它需要考虑发明所采用的技术手段。

    笔者认为，专利法二十二条中对于“显著的进步”的要求的确必要性不大。依据审查指南中所指出的判断创造性的三步法，判断一项发明是否具备“突出的实质性特点”的前提就是该发明要相对于现有技术产生“有益的技术效果”。也就是说，“显著的进步”的认定已经涵盖在了判断“突出的实质性特点”的过程中。

    此外，从审查指南中对于“有益的技术效果”所列举的情况来看，很难脱离三步法单独地判断一项发明是否具备“有益的效果”，即“显著的进步”。也就是说，单独判断一项发明是否具备“显著的进步”是很难实现的。上述对于“有益效果”的规定只能是对于三步法的补充，而不能独立于三步法存在。中国在这一点上可以同样参照欧洲专利法，以使审查更易操作、更合理。

参考文献：
[1] United States Codes, Title 35.

[2] Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc., United States Patent and Trademark Office OG Notices: 06 Nov 2007.

[3] European Patent Convention, 14th edition, 2010.

[4] Guidelines for Examination in the European Patent Office (status April 2010).

[5] 中华人民共和国专利法（2008年修正）

[6] 专利审查指南（2010）