论立体商标的非功能性和显著性--以中美欧立体商标审查为例思考中国立体商标审查制度

论立体商标的非功能性和显著性--以中美欧立体商标审查为例思考中国立体商标审查制度

所谓立体商标，是与平面商标相对应的概念。立体商标本质上是一种具有区别商品来源功能的三维标志。依据保护客体的构成形状不同，立体商标可以分为三种：（1）装饰性立体标志外形，如麦当劳的金色拱门标志；（2）商品包装物的立体外形，如费列罗巧克力的外包装；（3）商品构成的立体外形，如ZIPPO打火机外形。

立体商标注册需要满足非功能性和显著性两个条件。“与指定的商品或服务无任何关联的装饰性立体标志外形”(如肯德基门口的老爷爷立体标志)以及“带有文字或图形成分的商品包装物或商品构成的立体外形”（如带有“BUDWEISER”字样的啤酒瓶身）的立体商标的非功能性和显著性的确认不存在较大争议[1]，在确定非功能性后，只要这两种形状的立体商标的平面表现形式被认为具有显著性，可作为二维平面商标注册，则相应的立体商标一般来说就能注册[2]。本文着重讨论除这两种情形以外的立体商标，即“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”的立体商标的非功能性和显著性。

一、立体商标非功能性和显著性比较

非功能性和显著性作为立体商标注册的两个条件，有着本质区别，主要体现在：

第一，两者的目的不同：立体商标的非功能性在于保持专利法和商标法之间的平衡，避免利用商标对发明和外观设计实现垄断性的永久保护，解决的是商标对公共利益可能造成妨害的问题；立体商标的显著性在于保障商标的识别产源功能，解决的是消费者能够将其作为产源识别标志的问题。

第二，两者的后果不同：如果立体商标具备功能性，无论商标的使用情况如何，该商标绝对不能准予注册；如果立体商标不具备固有显著性或固有显著性不强，还能通过大量使用取得获得显著性。

在立体商标审查过程中，先审查商标的功能性、再审查商标的显著性是较为合理的方式。如果商标具备功能性，则可直接不准予商标注册；如果不具备功能性，则考虑商标的显著性，如果固有显著性不强，商标还有通过使用取得获得显著性而最终注册的机会。

二、立体商标的非功能性

（一）立体商标非功能性的制度价值

国际保护工业产权协会(AIPPI)1992年东京大会认为，知识产权可以分为创造性成果权利和识别性标记权利两大类。“创造性”表明作品或者专利是通过创造性活动产生的成果，“识别性”表明商标是用来识别不同的商品或服务的标志[3]。

相对于平面商标，立体商标的重大区别在于其“非功能性”要件，“非功能性”要求立体商标应排除对于产品的功能或其功能性特征的永久垄断性保护，旨在保护基本的公共领域，为市场竞争划出一片自由的空间[4]。事实上，将非功能性作为立体商标注册的“安全阀”，已经成为各国立法之通例[5]。立体商标“非功能性”规定的原因主要为：

避免以商标保护的标准替代专利保护的标准，如商标法只要求有关的标记具有可识别性，而专利法则有严格的可获专利性的要求[6]；

避免以商标保护的方式妨碍正常的市场竞争，相较于发明和外观设计的保护有期限限制，商标可以通过续展获得永久保护，如果对功能性立体商标予以注册，相当于扼杀了发明和外观设计保护期限过后公众使用该专利和外观设计的自由，造成技术垄断，对人类发展之公共利益造成损害。

非功能性的制度价值在于：能够保持专利法和商标法之间的平衡，杜绝将商标由表示产源的标志异化为阻碍自由竞争的工具。

（二）美国和欧盟立体商标非功能性的审查

1、美国立体商标的功能性审查

美国商标法将立体商标的功能性区分为实用功能性和美学功能性。

美国司法实践在商标功能性认定问题上，有实用标准、竞争必需标准和二分标准三种标准：

(1) 实用标准

定义：实用标准是指所有具有实用意义的商品特征都具有功能性，均不能作为商标使用。

法律规定及重要判例：

1938年美国《侵权法重述》第742条（The Restatement of Torts , §742）将“实用标准”规定为“如果产品的某个特征影响了产品的目的、操作或使用，或者便利了对产品的加工、操作或使用，或者节省了加工、操作或使用的费用，……该特征就是功能性的。”

美国商标发展史上很有影响的1982 年的Inwood 案[7]是实用标准的经典案例，该案中，被告生产了与原告过期专利药品在外观上相同的药品并出售给药店，原告认为被告的行为构成对原告药品外观商标权的侵权，美国最高法院认为：原告药品的外观具有“功能性”，即用于使消费者辨认药品的疗效，本身是不受保护的。该案对实用功能作出了详细定义,认为如果商品特征为商品的使用或性能所必需,或者影响它的成本或质量,则不能用该商品特征作为商标。

评析：采用实用标准，则可以仅保护那些具有单一识别功能的外观特征，其合理性表现为将实用功能性排除在商标保护范围之外。但其局限性表现为，在商业实践中，很多的产品外观特征兼具实用性、美感性以及识别性，这些性能往往存于一体，我们也无从探知消费者在购物时究竟是源于商标的识别性还是对产品美感性的青睐，实际上，生产者往往同时借助实用性、美感性以及识别性多种因素吸引消费者的眼球，要求立体商标必须具有单一的识别功能，无疑在事实上否定了产品外观等特征的可商标注册性[8]；此外，实用功能性强调只要具有实用功能，该立体商标就不能注册，事实上，现实中商品外观和包装都不可避免的带有一定的实用性，采取实用标准会过于严苛的使可能获得注册的商品外观和包装全部不能得以注册。

(2) 竞争必需标准

定义：竞争必需标准是指判断商品特征是否具有功能性，除了审视其是否具有实用意义以外，还要看对其提供保护是否会阻碍正当竞争。

法律规定及重要判例：

美国《反不正当竞争法重述（第三版）》第17 条规定：“设计特征是功能性的……如果该设计对于相关产品或服务的制造、销售或者用途而言，负载了某种与识别商品来源无关的利益，这些利益会对其他竞争者进行有效的市场竞争产生重要的影响，而且不能实际上经由其他替代设计获得。”

1938年美国Morton-Norwich案件为竞争必需标准的经典案例，该案中，商标申请人就家居用的除油剂、除污剂等清洁用品申请注册其外包装的外形商标——压缩式喷壶。法院认为, 功能性是一种“实用性”、一种“设计的优越性”, 但该申请标识外包装的三个组成部分都有其他很多替代设计形式, 而它的设计本身并不具有优越性，该设计虽有事实上的功能性，但不具有法律上的功能性，因此, 该“压缩式喷壶”可以作为商标获准注册和保护。在该案中，美国海关与专利上诉法院确立了功能性测试的如下标准，包括：

该设计是否获得了实用性专利,并披露了设计的实用性优点；

设计的所有人在广告宣传中是否宣扬了设计的实用性优点；

竞争者是否可以采用其他替代设计。这是最重要的一条。如果有同等有效而经济的替代设计存在, 则该设计不具有法律上的功能性。该标准在于试图确定对某些特征的商标法保护是否留有大量相当的替代选择以使竞争者在市场上能够与商标权人进行竞争。[9]该案区分了两种功能性, 一为事实上的功能性（如果某设计具有某种实用效能, 但并非是一种更优越的设计, 因为有很多其他设计供竞争者选用, 或者标记并没有给产品的生产或者使用带来经济上的优势, 则该设计属于事实上的功能性）；一为法律上的功能性（如果某设计具有实用效能, 实际上是一种更优越的设计, 因为并没有很多其他设计供竞争者选用,或者该标记给产品的生产或者使用带来了经济上的优势, 则该设计属于法律上的功能性）。对于立体商标，即使具备事实上的功能性，只要不具备法律上的功能性，该立体商标就应被获准注册。；

设计是否源于一种相对简单或经济的制造方法。

此外，1995 年的Qualitex 案[10]中对商标功能性所做的定义具有划时代的意义。 Qualitex公司和Jacobson公司是美国两家干洗公司，Qualitex公司于1957年开始生产和销售用于干洗的“阳光”衬垫，这种衬垫一直以黄绿色进行宣传和销售，这种颜色仅起到美观的作用，与产品的质量、功能无关，很多消费者在购买该产品时说不出其英文名称，而只能说出其颜色。Jacobson公司从1989年开始以Qualitex公司相同的黄绿色销售其“魔光”衬垫。Qualitex公司以商标侵权为由起诉Jacobson公司。经过逐级法院审理，法院最终肯定Qualitex公司对使用在衬垫上的“黄绿色”拥有商标权，判定Jacobson公司构成商标侵权。该案中，美国最高法院指出,“如果商品特征为商品使用或性能所必需，或者影响商品的成本或质量，而独占使用该特征会给其他竞争者带来非由商业信誉本身产生的严重不利，则该特征就是功能性的。”Qualitex案以最高法院判决的形式确定了功能性判断中的竞争必需标准。

评析：竞争必需标准是美国司法实践中分析功能性原则时得到广泛认可的理论，其合理性在于它以市场为参照将与市场自由竞争紧密相关的特征排除在外。竞争必需标准并不一般地禁止保护具有实用性的产品特征，而是设定了法律保护的红线，即产品特征的实用性只有达到了影响其他竞争者自由竞争的利益之程度时，商标法才拒绝其注册为商标。竞争必需标准立足于立体商标功能性判断的本质，恰当地寻找到了公平竞争与自由竞争的平衡点，实现商标法维护立体商标权利人利益以及防止消费者混淆之制度目标的同时，并没有触及市场自由竞争的底线，消弭了识别论可能产生的制度成本，因此是分析商标法功能性原则时的可靠标准[11]。但是, 尽管如此，竞争必需标准也有其可能存在的局限性：有论者已经开始担忧基于竞争必需标准的功能性分析有可能使商标法对产品设计特征提供过于宽泛的保护[12]。

(3) 二分标准

定义：二分标准首次提出对实用功能性采用实用标准，对美学功能性采用竞争必需标准。

法律规定及重要判例：

1938年,《美国侵权法重述(第二次)》规定, “如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能,那么这些美学特征就具有功能性, 因为它们促成了美学价值的产生, 有助于商品所要达到的目标的实现。……确定这些特征是否具有功能性要看禁止他人模仿是否剥夺了他人什么并进而实质上阻碍了他们进行自由竞争。”

对功能性实行二分判断由最高法院在2001年TrafFix案[13]中确定，在该案中，按照二分标准，法院认为本案属于实用功能性，应采用实用标准。该案所涉及的产品形状外观是Marketing Displays,Inc(简称MDI)曾拥有实用专利的一个“双弹簧设计”，主要装置于户外路标并起到防风的作用。Traffix 公司在MDI 的该项专利进入公共领域后也生产同样的装置，与MDI 公 司产生了竞争。于是MDI 公司将Traffix 告上了法庭。在美国最高法院就该案的判决中，主要总结了以下几个规制产品外观或产品形状标志的商标法保护问题：（1）确认了专利保护与商标法保护的关系。涉案标志是否曾受专利法的保护以及是否还在受专利保护不绝对意味着该标志具有功能性，但是此类证据将是判定功能性的重要依据，而所诉标志不具有功能性的证明责任在寻求商标法保护的一方；（2）随后美国最高法院再次重申了功能性的基本原则，即产品形状是产品使用中的或是产品用途的主要部分，或者产品形状影响其价值与质量。进一步来说就是指，独断专有地使用这一形状会使其他竞争者处于重大不利地位，而这一不利地位与信誉无关。（3）美国最高法院还在该案中就替代标识的影响问题进行了解释，认为在Traffix 案中没有必要考察其他替代装置形状所产生的影响，因为被诉装置图形是一个具有设备作用的形状，而非想象的产物，其他同样起到相应功能作用的标志并不能阻却当前这个标志的功能性特征，是否存在替代设计，与判断是否具有功能性并无必然联系。在TrafFix 一案中，最高法院指出了两种功能：实用功能和美学功能。实用功能指使商品具有实用意义的功能，考虑的是该功能在于增强产品的实用效果；美学功能指使商品具有美学效果的功能，考虑的是该功能在于使竞争对手处于与本身声誉无关的不利地位。在该案中，美国最高院法院指出，以一个笼统的竞争必需标准来判断功能性是不正确的。法院将该案与Qualitex 案进行区别，认为后者是关于颜色的功能性问题，是美学功能性，在判断功能性上应采用竞争必需标准；而本案是关于实用专利的，应该采用Inwood案的实用标准。美国最高法院认为在判断商标是否具有功能性时应适用两步法：第一步，判断商标是否具备实用功能，“该商标对商品的使用或目的是否至关重要或者影响到商品的质量或成本”，如果回答为否定，再考虑第二步，商标的美学价值是否会给其他竞争者带来与商誉无关的竞争劣势。

在适用二分标准时，认为属于美学功能性，从而需要使用竞争必需标准的案例中，美国第九巡回法院1952年帕列罗诉华莱士瓷器公司(Paglierov.WallaceChinaCo.)一案就是典型。该案中, 被告模仿了原告的四个花样设计生产了宾馆用餐具。第九巡回法院提出下述观点：如果特定的特征是商品获得商业成功的重要因素，为了维护自由竞争之利益，若该特征没有申请专利、也不受著作权保护，则应允许其他人对其进行模仿。法院发现，花样设计具有功能性，因为花样设计的吸引力和视觉愉悦是最重要的卖点[14]。法院认为餐具上的花样设计美化了商品，成为销售成功的重要因素，如将其最为商标保护，会给其带来与商誉无关的竞争优势，因此，花样设计具有美学功能性，不应注册为商标。

评析：二分标准的合理性在于对实用功能性和美学功能性的判定更有针对性，但其局限性在于其以实用功能性和美学功能性的区分为前提，如前已述，很多情况下，实用功能性和美学功能性呈重合状态，要将两者精准剥离很多情况下不具有现实操作性。

综合美国的实用标准、竞争必需标准、二分标准，笔者认为，在判定“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”的功能性时，如果均按照实用标准，有对于立体商标保护过于严苛之嫌；如果均适用二分标准，又增设了先辨别美学功能和实用功能的繁复程序，并且，即使辨别出两种功能，按照二分标准，对于采用实用标准的实用功能而言，其保护标准也会过于严苛。在判断立体商标功能性时，笔者倾向于统一适用竞争必需标准，当产品特征的实用性只有达到了影响其他竞争者自由竞争的利益之程度时，商标法才拒绝其注册为商标。原因在于：（1）从实用标准和竞争标准的内涵看：实用标准的内涵为“如果产品的某个特征影响了产品的目的、操作或使用，或者便利了对产品的加工、操作或使用，或者节省了加工、操作或使用的费用该特征，就是功能性的，该特征不能获得商标保护”，竞争标准的内涵为“如果该设计对于相关产品或服务的制造、销售或者用途而言，负载了某种与识别商品来源无关的利益，这些利益会对其他竞争者进行有效的市场竞争产生重要的影响，而且不能实际上经由其他替代设计获得，则该设计不能获得商标保护”。事实上，实用标准意在说明该立体外观本身超越了商标识别产源的功能，具有了使商品的性能更加优越、或成本更加低廉的性质。无论立体外观是使商品性能更加优越、还是使产品成本更加低廉，都是使商品获得了与同类产品竞争上的优势，这种优势用专利或著作权保护更为合适，而不应是商标保护的对象。从这个角度考虑，实用标准和竞争标准有着共同的内涵，即：将使得商品获得更有利的竞争地位的设计因素排除在商标保护范围之外。统一适用竞争必需标准并不表示背弃了实用标准，相反，是将实用标准同一在了竞争标准的大框架下。（2）从商标的本质属性看：商标的本质属性是识别产源，与人名仅仅代表和区别不同的人的作用无异。比如人名，即便某人名字如雷贯耳，那也是因为名字后面的人物做出的非凡成绩，无论怎样，名字就是名字，不会超出其职能范围，成为人物扬名于世的原因。同理，如果立体商标超出了其本身的识别产源的职能，比如该立体设计会成为消费者更倾向于选择该商品的原因，那这样的立体外观就已僭越商标本应由的属于，因此，不应作为商标给予保护。从这个角度而言，只要能够判断立体外观已经影响其他竞争者自由竞争（竞争必需标准），就可以断定该立体外观不能获得商标保护。（2）从判断的难易程度看：如前文已述，很多情况下，实用功能性和美学功能性呈重合状态，要将两者精准剥离很多情况下不具有现实操作性。与其先面临实用功能性和美学功能性划分的难题，不如不论是哪种功能性，一概看如将其作为立体外观注册和保护，会否给所有人带来与商誉无关的竞争优势，如果答案是肯定，则可认定功能性存在，不给于立体商标认定及保护。对于是否会带来与商誉无关的竞争优势，通常并不难判断，只需以商品所面临的普通公众的眼光去审视，一般就能定性。

2、欧盟立体商标的功能性审查

（1）法律规定

欧共体1988 年12 月21 日发布的《协调成员国商标立法第一号指令》(89/104/EEC)(简称商标指令)第3 条第1 款第5 项(Art 3(1)(e))规定：“纯粹由商品本身的性质决定的, 或对取得某种技术效果所必须的, 或赋予商品实质价值的外形”构成的标记不能作为商标注册。欧共体国家都据此在本国的商标法中作了类似的规定。

（2）重要判例

2002 年的Philips 案[15]是欧共体关于立体商标功能性认定的第一案。飞利浦(Philips)公司生产一种三头电动须刨, 它的三个旋转刀刃头是呈等边三角形的形状排列的。在如何认定“对取得某种技术效果所必需的”问题上，欧洲法院分析道，指令第3条第1款第5项的法理是防止通过商标保护给予某项技术方案或产品的功能性特征以垄断地位，最终目的是要保护公共利益。从法条无法推论说，如果有其他外形也可以取得同等技术效果，该外形就不是对取得某种技术效果所必需的。据此，第3条第1款第5项应解释为：如果某产品外形的基本功能性特征仅仅是由技术效果决定的，则仅由该产品的外形构成的标记不能予以注册，即使还有其他外形也可以取得同等技术效果也不能构成例外。法院最终认定即使还有其他形状也可以取得同样的技术效果，Philips三个旋转刀刃头的基本功能仅仅是由技术效果决定的，因此，该商标具有功能性，不能注册为立体商标。

在该案中，欧共体法院承认Philips剃须刀无论是长期的商业使用还是事实上的垄断地位，都可能使一种为达到技术效果或使商品具有实质性价值所必需的形状，产生“第二含义”并获得显著性。但欧共体法院最终认为，由于商标具有功能性，无论其是否具有显著性，都无法获得注册。

（3）评析

    欧盟关于商品非功能性规定的合理性在于比较具体，但局限性在于有关功能性的列举式规定可能会流于僵化和使判断标准模糊不清。

（三）我国立体商标的非功能性审查

1、法律规定

我国《商标法》第十二条规定：以三维标志申请注册商标的，仅由自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状不得注册。

以下列举商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》对《商标法》第十二条的进一步解释，并附上相应例证：

所谓“仅有由商品自身的性质产生的形状”，是指为实现商品固有的功能和用途所必需采用的或者通常采用的形状。例如普通轮胎的形状的圆环体不能注册在轮胎商品上。

所谓“仅有为获得技术效果而需有的商品形状”，是指为使商品具备特定的功能、或者使商品固有的功能更容易地实现所必需使用的形状。例如，有一种装液体的容器把手，为了使得该容器比其它同类的容器更便于搬运，该容器把手的形状进行了相应的特别设计，这就视为获得了一种技术效果[16]，由于这种把手的设计更易于搬运，那么包含这种把手的外形就是为了实现技术效果所必需的，权利人只能将其申请为专利，而不可以通过商标注册的手段将其加以垄断。

所谓“仅有使商品具有实质性价值的形状”，是指为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的形状。例如，情人节所销售的巧克力一般设计为心形，这种心形具有使巧克力获得高额附加值的美感功能性，是使其具有市场价值所必不可缺的，因此不允许任何一家巧克力制造商将其独占为商标从而获得垄断优势[17]。

2、相关判例

从我国目前注册审查实践来看，单独以功能性为由驳回商标注册申请的案例基本上没有[18]，很多涉及功能性的商标，法院都选择以缺乏显著性为由予以驳回，如在“进风装置外形商标”（指定在进风装置等商品上，见图一）和“芬达饮料瓶外形”（指定在饮料等商品上，见图二）立体商标审查中，法院均以缺乏显著性为由不准予商标的注册，对商标的功能性问题不予评述，实际上，案件以商标“仅有由商品自身的性质产生的形状”以及“仅有为获得技术效果而需有的商品形状”为由，依据功能性原则不准予商标的注册似乎更为妥当，因为如以显著性为由，申请人还可以提交大量的证据证明商标获得了第二含义并可以注册。　         　　　　　　　　 　　

                                                  

图一：进风装置外形商标　　图二：芬达饮料瓶外　　图三：雀巢调味瓶外观

 

纵观我国现有判决，可以找到在“雀巢公司三维标志商标争议案”[19]中（商标见图三），法院对商标法第十二条规定的“仅有使商品具有实质性价值的形状”有较为精彩的论述：

本院认为，对三维标志美学功能性的认定应结合考虑“美感”与“实质性价值”两个要素。虽然商标所有人在设计其商标时通常会考虑其美感要素，但具有美感的三维标志只有在同时使该商品具有了“实质性价值”时，才可以认定其具有《商标法》第十二条中规定的美学功能性。因为商品的实质性价值通常由相关公众的购买行为实现，故对于“实质性价值”的判断应以购买者为判断主体。通常情况下，如果决定购买者是否购买该商品的因素在于该三维标志本身，而非该标志所指代的商品提供者，则该三维标志应被认定为对商品具有“实质性价值”。例如，对于毛绒玩具而言，购买者在购买此类商品时更多的是考虑其外观美感，而非该商品的提供者。此种情况下，对购买行为具有决定性影响的是此类商品的外观美感，至于该外观是否客观上已具有区分商品来源的作用，通常并不会影响购买者的购买行为，据此，此类商品的形状即属于对商品具有“实质性价值”的形状。

……

具体到本案，对于争议商标是否具有美学功能性，本院认为，争议商标为指定颜色的方形瓶，指定使用商品为食用调味品。因美学功能性应以购买者作为判断主体，故本案中如果购买者在决定购买哪种食用调味品时，主要考虑的是该商品的包装，则可以认定争议商标这一方形瓶设计具有美学功能性。但结合相关公众的一般认知可以看出，对于食用调味品这一类商品，购买者所关注的通常是其商品本身的质量、生产厂商等要素，至于其采用的包装本身虽然可能在一定程度上影响购买者的购买行为，但显然并非决定性因素。也就是说，整体而言，此类商品的购买者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。鉴于此，本院合理认为，争议商标并不具有美学功能性，未违反《商标法》第十二条的规定。

实际上，“雀巢公司三维标志商标争议案”中，法院将雀巢调味瓶作为美学功能性（即中国《商标法》中规定的“仅有使商品具有实质性价值的形状”）对待，在确认其功能性时，采用的是竞争必须标准，即：“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能，那么这些美学特征就具有功能性, 因为它们促成了美学价值的产生, 有助于商品所要达到的目标的实现。……确定这些特征是否具有功能性要看禁止他人模仿是否剥夺了他人什么并进而实质上阻碍了他们进行自由竞争”。

3、对我国立体商标功能性审查的思考

（1）我国立体商标功能性审查现状

我国《商标法》第十二条对立体商标的功能性的规定源自欧盟商标的功能性规定，在实践中，商标功能性判断具有一定的难度，我国商标功能性规定的时间较晚，相关司法经验也不足，这是目前在立体商标的案件中裁判者经常对功能性问题予以回避的原因。

（2）我国立体商标功能性规定之不足

我国《商标法》第十二条中的“仅有由商品自身的性质产生的形状”和“仅有为获得技术效果而需有的商品形状”相当于美国的实用功能性，“仅有使商品具有实质性价值的形状”相当于美国的美学功能性。

我国《商标法》对功能性采取列举的方式，仅规定了三种情形，可能存在如下尚待解决的问题：

有关功能性的列举式规定有僵化之嫌：实践中除了商标法列举的三种情形，是否还有其他？变化莫测的功能性分析是否可以穷尽为上述三种情形？实际上，放诸四海而皆准的法律既不可能，也不可欲，法律必须因应社会的变迁而演进，因此，法律规范应当体现一定的弹性，以包容变动不居之社会。[20]

法条内蕴的理论并不明确，不能为司法实践提供一以贯之的指导: 依据我国《商标注册审查标准》关于立体商标审查的相关规定，“仅由商品自身的性质产生的形状”是指为实现商品固有的功能和用途所必需采用的或者通常采用的形状；“为获得技术效果而需有的形状”指为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必需使用的形状。“必需”或“通常”表明几乎不存在其他的相当替代选择，其间的政策考量可以归于竞争必需标准[21]；而《商标注册审查标准》关于“使商品具有实质性价值的形状”的规定则模棱两可，并不强调其他的相当替代选择的有关问题，这似乎已落入实用标准的范畴。但是中国功能性判断是不是就可以直接用竞争必需标准和实用标准来认定呢？法律和判例并没有给出明确答案。由于中国立体商标非功能性判断强调“仅由”，是不是意味着一些具有功能性特征形状，但是从商品实用功能角度来看不是主要的，而且其功能性特征的实现方式具有任意性、可以多种方式实现，这样的立体商标就应准予注册呢？

（3）我国立体商标功能性审查之完善建议

鉴于我国对立体商标非功能性的法律规定较为单薄并缺乏上位原则的指导、相关司法实践经验不足并缺乏指导性判例，笔者认为，我国的立体商标功能性审查可借鉴美国的相关经验，直接适用“竞争必需标准”，结合我国的法律规定，形成如下审查思路：

在判定“仅由自身的性质产生的形状”、“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”商标的功能性时，如“形状”、“外形”与商品自身的性质或商品技术效果相关，应考虑该特征只有达到了影响其他竞争者自由竞争的利益之程度时，商标法才拒绝其注册为商标。

三、立体商标的显著性

（一）立体商标显著性简介

商标的最根本职能为来源识别，商标的显著性是发挥其来源识别功能的基础。显著性分为固有显著性和获得显著性（即通过使用取得“第二含义”），固有显著性的商标天生就有指示商品来源的功能，获得显著性是针对固有显著性不强的商标，通过使用使消费者将商标与商品来源联系起来。

对于固有显著性不强的商标，通常需要通过大量使用而获得“第二含义”以最终取得可注册性。立体商标作为特殊的商标表现形式，也应具备显著性。相较于平面商标，立体商标的显著性判断会较为复杂，这是因为立体商标通常表现为商品本身的外形或包装，其表现形式特殊，不像平面商标那样，会当然地被消费者视为商品的标识。

对于立体商标的显著性判断，有诸多问题需要厘清，比如立体商标固有显著性的认定问题就是其中的一个重要问题。

（二）美国和欧盟立体商标显著性的审查

1、美国立体商标的显著性审查

（1）法律规定

在美国，少用立体商标的概念，立体商标是商业外观的一种，对立体商标的规定包含在商业外观中。商业外观的外延要广于立体商标，它不仅仅包括立体的商品包装和立体的商品外形，它是一个商品的整体形象和总体外观，可以包括诸如尺寸、形状、颜色或颜色组合、质地、图形甚至特定的销售技艺等特征。

根据1947 年《兰哈姆法》第2 条，“凡能使申请人的商品区别于他人商品的商标，不应因其性质而驳回其在主注册簿上注册”，至此，立体商标在美国被承认可以作为商标注册。根据《兰哈姆法》，立体商标注册必须满足的一个条件是具有显著性。

美国属于普通法系，成文法上对立体商标的规定甚少，立体商标的保护主要由各法院参照先例，根据个案情况，做出具体裁决，法官的任意性比较大[22]。美国立体商标显著性认定的具体情形，还需通过其司法实践予以进一步了解。

（2）重要判例

TWO PESOS案[23]和沃尔玛案[24]是美国法上关于立体商标显著性认定的前后相接的两个著名案例: （1）美国最高法院在TWO PESOS案中确立了商业外观包括产品形状和包装形状，可以具有固有显著性的规则；（2）在之后的沃尔玛案中，美国法院却将固有显著性规则的适用限于商品包装形状这一种外观，而不适用于商品自身形状构成的外观，即否定了后者具有固有显著性的可能性。

至沃尔玛案后，美国立体商标显著性审查一般按照以下“一刀切”的方式进行：

对于商品构成的立体外形：原则上推定此类标志不具有固有显著性而予以驳回，除非申请人能提供该商品外形经过市场使用获得显著性的证据。

对于商品包装物立体外形，如果确有充分事实证明其固有显著性，仍然有条件地予以注册。

（3）评析

美国立体商标显著性审查采取“一刀切”的方式，主要依据获得显著性来认定立体商标的显著性有其合理性，但也有局限性，分析如下：

合理性：

对于“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”，其自身的显著性天然就不强，这是由于消费者习惯于商标与商品本身和包装物的分离，对于商标与商品本身或者包装物合二为一密不可分的情形，则一般情况下无法认知其同时还代表着商标。三维立体商标的情形下，对于“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”而言，除非经过长期使用获得指明来源的效果，否则消费者难以知道这种商品或者包装物的外形是商标形式而不仅仅承担着美观的功能[25]。

局限性：

第一，排斥立体商标具有固有显著性，是建立在消费者无法将商品或商品包装作为商品来源识别的认知之上，乍一看这个理由似乎很合理，但仔细分析会发现，这一对消费者认知习惯的推导并不能总是成立，比如，某电蚊香外观非常独特，消费者将商品买回家后发现很好用，准备再去超市购买，消费者可能不记得商品的具体商标，但是对商品的独特外观记忆深刻，在众多的电蚊香商品中，消费者依据对上次购买电蚊香外观的记忆，准确的再次购买到了同样的蚊香，此时，蚊香的独特造型就构成消费者识别该商品的明显标志，蚊香外形实际扮演了“产源识别”的作用。可以预见，在商品日益琳琅满目的未来，会有越来越多的个性化的产品，其外观可能在消费者识别产源方面扮演越来越重要的角色。

第二，一概拒绝保护具有固有显著性的立体商标会对公平竞争的市场秩序造成不良影响。第二含义的要求很有可能会使生产者在产品推广或销售的早期投资得不到回报[26]。

2、欧盟立体商标的显著性审查

（1）法律规定

根据《欧共体商标条例》第4条，满足“能用书写表示”的“商品形状或其包装”，只要能够将不同企业的商品或服务区分开来，就可在欧共体注册为商标。其中，“商品形状或其包装”能够将不同企业的商品或服务区分开来的属性就是关于立体商标固有属性的规定。

欧盟商标法并没有对立体商标是否具有固有显著性直接进行规定，其对立体商标固有显著性的认知体现在具体的司法审判中。

（2）重要判例

欧盟内部市场协调局对于三维标志显著性的判断标准的标准包括：（a）对三维图形并不采取比传统商标更严苛的审查标准，即对三维并不歧视对待；（ b）应结合指定的商品和服务性质判断，如果该形状是产品的基本几何形状或其组合，则不具有显著性，又如商品的功能性形状或特征不具有显著性（比如肥皂被使用后的形状）；（c）越接近商品外观的三维图形越不具有显著性，越偏离标准或行业通常外观的外观越可能被接受，如申请的形状必须与该领域标准形状或通用形状显著不同，又如商品或包装的形状存在很大的多样性，普通形状的变种形状或一组形状的变种形状不具有显著性；（ d）在显著性的判断中更注重三维图形的整体印象和相关公众的识别习惯，如简单和普通的形状不具有显著性，又如越与商品很可能被意料的形状相近的形状，越可能没有显著性[27]。最终标准是该三维图形是否作为“商品来源的标识”被公众所接受[28]。

根据上述判断标准，以下案例中三维标志被认为缺乏显著特征[29]：

案例1：

指定商品：剪子

欧盟内部市场协调局认为，该三维形状仍属于剪子的通用和常见形状，不能使公众将其作为来源标识识别，缺乏显著特征。

案例2：

指定商品：镊子

欧盟内部市场协调局认为，仅以镊子上的小洞不能构成基本外观的显著性改变，缺乏显著特征。

案例3：

指定商品：糕点

欧盟内部市场协调局认为，无论此种形状是否已经被竞争者使用，该贝壳状糕饼外观只是

现有产品的变形。申请人所称的创新细节，即糕饼上的线条不足以将该外观显著区别于行业标准。

（3）评析

欧盟承认立体商标的固有显著性，在对立体商标固有显著性进行审查时，较之平面商标更为谨慎，会综合考虑行业惯例、消费者心理等多个方面。欧盟承认立体商标固有显著性的做法的合理性在于，其将独特设计但还未大量使用的产品外观或包装外观纳入到立体商标的保护体系，使立体商标的保护更加全面、更有利于保护市场自由公平竞争。但欧盟承认立体商标固有显著性的局限性在于操作起来难度不小，尤其是对行惯例和消费者心理的把握并不容易，需要法官对案件和市场情况有充分的了解。

（三）我国立体商标的显著性审查

1、法律规定

我国商标法对立体商标的显著性要求体现在《商标法》第十一条：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

以下列举《商标审查及审理标准》对立体商标的显著特征审查的进一步规定，并附上相应例证：

立体商标仅有指定使用商品通用或者常用的形状、包装物或者整体不能起到区分商品来源作用，以及申请人提交的商标图样难以确定其三维形状的，判定为缺乏显著性：

仅有指定使用商品的通用或者常用形状的（如常用扩音器的产品外观注册在扩音器上），但非指定使用商品的通用或者常用形状（如ZIPPO打火机外观设计商标保护案件中，法院通过分析，认为ZIPPO打火机外观不是打火机的通用或常用形状）

或者含有其他具有显著特征的除外（含有显著文字“BUDWEISER”的啤酒瓶身）

仅有指定使用商品的通用或者常用包装物的（如一般的圆筒形包装物指定在巧克力商品上），但非指定使用商品的通用或者常用包装物（如可口可乐瓶）或者含有其他具有显著特征的除外（如带有HEINEKEN文字的啤酒瓶）

其他缺乏显著特征的（如条文包装指定在眼镜盒上），但三维标志本身具有显著特征的除外（如麦当劳的金色拱门）

2、相关判例

我国对于“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”立体商标显著性的判断经历了从承认立体商标固有显著性，到不承认立体商标固有显著性、必须要求获得显著性的过程，相关重要案例[30]如下：

在2008年审结的金莎巧克力案中，商标局以缺乏显著性为由驳回了费列罗公司指定使用在巧克力上的第783985号商标（见下图四）申请。北京一中院认为：申请商标对于色彩和包装形式的选择不在常规选择范围之内其独特创意已经使之成为申请人的标识性设计，具有显著性。

在2008年审结的之宝打火机案中，商标局分别驳回了美国之宝公司第3031816号指定使用在打火机商品上的立体商标（见下图五）申请理由是申请商标为指定使用商品的通用形状，不具有显著性。北京一中院认为：申请商标的整体设计具有独创性，不在本行业的常见选择范围之内其整体独创性已经使其具有识别性。

在2011年审结的三叶草密封端钮案中，商标局驳回了艾默生电气公司指定使用在密封端钮机器部件商品上的第3975565号“三叶草”立体商标（见下图六）申请理由是申请商标为获得技术效果而需有的商品形状。在二审中，北京市高级人民法院认为，由于商标与商品完全重合，因此原则上不具有可以作为商标注册的显著特征，除非能够证明该三维标志已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。法院认为申请人关于其申请商标的三维标志上的“三叶草图案具有独特创意、能够与同行业经营者的同种商品区分开来的”上诉理由，仅能说明该三维标志本身可能会受到著作权法或专利法的保护，但不能作为其申请商标具有显著特征的理由，因为显著特征要求的并非是对商品的区分而是对商品的不同提供者的区分。

在2011年审结的芬达瓶案中，商标局以“申请商标为盛装饮料常用容器用作商标缺乏显著特征”为由，驳回了可口可乐公司指定使用在饮料等商品上的第3330291号“三维标志”商标（见上图二）申请。在二审中，北京市高级人民法院认为：申请商标是其所指定使用的饮料类商品的容器外形，其设计的独特性不能证明该标识的显著性，独特的商品容器设计可以得到著作权法或专利法的保护，但不能作为申请商标具有显著性的理由。

在2012年审结的雀巢方形瓶案中，雀巢公司指定使用在食用调味品商品上的第G640537号“方形瓶”立体商标（指定颜色为棕色和黄色）（见上图三）申请被商标局驳回，理由是该三维标识通常会被消费者认为是商品的容器，本身难以起到区分商品来源的作用。商评委在复审裁定中认定雀巢公司的使用证据证明了申请商标具有获得显著性该商标从而获得注册。2009年，味事达公司对该商标提起了撤销申请，其主要理由是，争议商标指定使用在习惯以棕色方形瓶作为常用包装、容器的“食品香料”上，缺乏显著特征。北京一中院撤销了对棕色方形瓶的立体商标保护，认为从整体看与平面商标相比，三维标志具有相对较低的固有显著性；当申请商标是指定使用商品自身的形状或其包装的形状时，相关公众通常会将其认知为商品的包装或商品本身的形状，而并不会将其作为商标认知；与平面标志不同的三维标志的固有显著性判断不受其是否独创或是否系臆造所影响。二审法院维持了该判决并肯定了其理由。

                                          

                 

         图四                                    图五                                              图六

3、对我国立体商标显著性审查的思考

（1）我国立体商标显著性审查现状

到目前为止，中国法院对立体商标显著性的判断基本和美国的做法一致，即：排除“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”立体商标的固有显著性，这类商标必须通过使用产生第二含义才可具备显著性。也就是说，根据目前审判实践，在解决了功能性问题之后，只有知名度相当高的“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”立体商标才可能被予以注册。

（2）我国立体商标显著性审查之不足

我国对立体商标固有显著性予以排除、只承认获得显著性的做法具有一定的合理性，即：该做法基于对消费者心理活动的把握，认为消费者不会将“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”识别为商标。但此种类似于美国的一刀切的方式也存在着如下尚待解决的问题：

 

对于独创性很强的但并还尚未大量使用的“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”立体商标会失去有效保护：这些商标具备较强的独创性，和行业常用的商品外形完全不同，消费者很有可能通过这些商品的独特外观来识别商品，如之前核准的指定在“糖果等”商品上的第3213005号“图形”商标（见下图七），因其独创性就已经被核准注册，但是如果按照现有的标准，这些商标都将一概不能获得注册，显然现有的一刀切的处理方式会将大量的设计独特且无功能性的立体商标排除在外。

从我国现行法律来看，没有法律条文明确排除商品形状或包装形状这两类三维标识的固有显著性[31]。

（图七）

如同以上分析美国一刀切做法的弊端中所提及，认为消费者不会将产品外观或包装当做产源识别的标志是否认立体商标固有显著性的主要原因，但对消费者心理的揣度主观性过强，很多情况下，消费者很可能将独特的产品外观作为其识别产源的方式。

（3）我国立体商标显著性审查之完善建议

笔者认为，我国的立体商标显著性审查可借鉴欧盟的相关经验，结合我国的立法和司法实践，形成如下审查思路：

针对“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”立体商标，以满足获得显著性为主，以考虑固有显著性为辅，如果满足下列条件的“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”，则可考虑认其固有显著性，而不再苛求其必须具备获得显著性：

市场情景

根据市场情景，如在特定的行业，有越来越多的产品外观注册为立体商标或者行业内消费者主要凭借产品外观来识别产源（如玻璃纤维绝缘产品，消费者通常是基于整体的外观区分不同厂家产品），将使该行业的潜在消费者养成经由外观识别产品的来源的习惯，从而增加其产品外观具有固有显著性的可能性[32]。

产品的性质

比如，出于安全或庄重的考虑，某些商品，特别是较为贵重的商品往往陈列在消费者无法近距离接触的位置，由于无法看清其上贴附的文字商标，从而更有可能依赖商品的外形进行识别；此外，某些特殊的商品根本无法额外地贴附文字商标或者进行包装，例如体积特别小的商品以及表面很容易受到破坏的商品，此时商品的外形更适宜作为商标。这些都是立体商标是否具有显著性，从而使消费者认“形”购物应当考虑的因素[33]。

消费者心理

如果消费者对某中商品的外观已经习以为常，当一种很奇特的商品外观出现，打破消费者对该商品常有形态的认知，并且不在消费者可能预料到的范围之内，在排除功能性因素后，这一与传统背道而驰的商品外观就有可能具有固有显著性。又比如越是日常和价格低廉的商品，消费者对产品形状的注意程度就越低，这也要求相应地商品形状越具有显著性，二昂贵的耐用品则相对要求较弱。[34]

行业性质

在某些行业，商品或包装的形状不存在很大的多样性，在这些行业的相关公众心目中，早已接受商品外观或包装同一化的事实，在此情形下，对商品外观或包装的变种形状很容易引起消费者的足够注意，根据行业性质，此类有着特殊形状的商品外观或者包装就比较容易具有固有显著性。

四、总结

对“商品包装物本身的立体外形”和“商品本身构成的立体外形”这两类立体商标的非功能性和显著性的判断，是两个具有一定难度的问题。根据我国法律规定及实践，并结合美国和欧盟的做法，笔者认为：此类立体商标的功能性认定应考虑该外观特征只有达到了影响其他竞争者自由竞争的利益之程度时，商标法才拒绝其注册为商标；此类立体商标的显著性认定应以满足获得显著性为主，以考虑固有显著性为辅。