同日申请与PCT申请

同日申请与PCT申请

1、背景

    专利法第9条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

    根据上述法条可以看出，专利法通过允许同日申请相同内容的实用新型专利和申请发明专利而给予了申请人一项对发明保护更有利的保护方式、即在发明授权之前被授权的实用新型可以及时为发明创造提供法律保护[1]

    这里所提及的发明和实用新型并没有特别的规定。即、并没有涉及其与PCT申请之间有何限制关系。

    在专利合作条约第11条中对于PCT申请的效力进行了规定：国际申请符合相关要求的，即相当于保护工业产权巴黎公约所称的正规国际申请[2]。从该定义来看，国际申请的效力可以视为普通申请的效力。然而正如大家所知道那样，对于PCT申请进入中国国家阶段时需要为其指定明确的类型，即指明是实用新型专利申请还是发明专利申请。也就是说在PCT申请进入中国国家阶段的时候并不允许同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。

    关于申请人同日就同样的发明创造分别提出实用新型专利申请和PCT申请的，不适用专利法第9条第1款中例外情况的规定，国家知识产权局条法司对此解释如下：第一、PCT申请的国际申请日只有在进入中国国家阶段后才能“视为”专利法第28条所称的申请日；第二，PCT申请的类型需要等到办理进入中国国家阶段手续时才能确定；第三，申请人在提出PCT申请时无法“分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”[3]。

    2、实现

    对于国家知识产权局条法司上述这样的认定，我们是否可以通过其他方式来实现与PCT申请有关的同日申请呢？对此答案是肯定的。

    虽然PCT申请进入中国国家阶段时不能递交同日申请，但是对于以PCT申请作为优先权按照巴黎公约方式提交中国申请时提交同日申请却没有限制。因此，申请人对于需要提交同日申请的PCT申请，可以考虑在PCT申请提交日起1年之内，以该PCT申请作为优先权，在向中国提交申请时同日对同样的发明创造提交实用新型专利申请和发明专利申请。而通过这样的方式，即使对于PCT申请也可以实现同日申请的目的。

    3、该方式的优点、缺点

    优点：

    1）通过上述这样的方式提交，可以满足PCT申请一样可以完成同日申请，以打破目前国家知识产权局对于这类申请不允许的限制。

    2）由于以PCT申请作为优先权按照巴黎公约方式提交中国申请，在提交时对于申请文件的修改要求更为宽松。在PCT申请进入中国国家阶段时的主动补正往往有着非常严格的修改要求，也即以41条修改来提交的主动补正必须以PCT申请本身所公开的文本为基础，严格执行着修改不能超范围的规定。然而以巴黎公约方式提交中国申请时可以以低于PCT的41条修改时所进行的修改要求的程度来进行修改。所以通过上述的提交方式可以使修改的方式以及内容更为宽泛。

    3）保护期限不同。根据专利法实施细则第一百零二条规定，按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，该国际申请日视为专利法第二十八条所称的申请日。因此，PCT申请的专利保护期限20年是以PCT国际申请的申请日为起点开始计算的。而以PCT申请作为优先权递交同日申请时，其专利的保护期限是以实际提交的申请日为起点开始计算的。所以从这一点可以看出，申请人有着更多的保护期限起点和终点的选择性。

    4）事实上，当以PCT申请作为优先权提交了同日申请之后，该PCT申请依然可以按照专利合作条约，在提交日起30个月内进入中国或其他国家。而这样一来，可以对于一个PCT申请同时在中国有3个申请的递交机会。申请人有着更多的市场、技术等方面的考虑，而可以进行满足各种需要的保护，可以为申请人提供更为多样性的选择。只是需要注意两个发明之间的重复授权问题。

    缺点：

    1）很显然，如果以PCT申请作为优先权来提交同日申请时，必须在PCT申请的提交日起1年内就得确定要提交的方案以及国家，这样为申请人带来了时间上的紧张。

    2）以PCT申请作为优先权提交了同日申请的，该同日申请中的译文如果存在错误的情况则译文错误补救很困难。但PCT申请以专利合作条约第二部分进入中国提出申请的，一旦出现译文错误时，则可以通过译文错误订正来补救。

    4、总结

    笔者认为，虽然中国知识产权局关上了PCT申请进入国家阶段的时候同日申请的这扇门，但是并没有完全禁止PCT申请与同日申请之间某种关系的可能性。而通过这样的变相方式依然可以完成与PCT申请有关的同日申请的递交，所以适时的打开PCT申请进入国家阶段时可以提交同日申请的可能性是有必要的。同时这也给出了在不同的条约框架之间如何通过间接方式来实现被某一条约禁止的内容的一种启示。

    [1]专利法详解

    [2]专利合作条约

    [3]《禁止重复授权原则涉及PCT的探讨》，候小锋、陈宇、易钊，《中国发明与专利》2013年第4期